Есть в нашем законодательстве один яркий атавизм - необходимость заключения договора о распоряжении имущественными правами интеллектуальной собственности в письменной форме. В противном случае - договор является ничтожным. Вопрос о том, является ли письменной формой принятие условий лицензионного соглашения, размещенного в Интернете, до сих пор отечественной практикой не решен. Соответственно, такой вариант является пока спорным и опасным. В итоге, практически все отечественные правообладатели обязаны заключать с каждым лицензиатом двусторонний письменный договор. С одной стороны - это, конечно, хорошо и правильно. Как с точки зрения юридических, так и налоговых рисков. С другой стороны - реализовать этот подход достаточно тяжело. Выходом из данной ситуации является применение не лицензионного договора, а лицензии, которая является односторонним документом, предусматривающим безусловный акцепт публичной оферты. По этому пути пошел Международный кадровый портал HeadHunter Украина, предоставляющий право использования базы данных резюме на сайте своим клиентам на основании неисключительной лицензии.
Как соблюсти письменную форму договора?
Особенность бизнеса B2B, подобного этому, заключается в том, что для получения доступа к базе данных на сайте "физического контакта" c лицензиаром, выезда программиста или даже просто самостоятельного скачивания программы на компьютер пользователя нет. Количество постоянных и потенциальных пользователей велико, а доступ к базе данных нужен уже сегодня или максимум завтра, и времени на согласование и подписание договора просто нет. Да и пользователь этот в пятидесяти процентах случаев - частное лицо либо очень маленькая компания, которое, услышав о необходимости перед оплатой подписать и вернуть договор, в лучшем случае оплатит неизвестно когда, а в худшем - и вовсе уйдет к более "простым" конкурентам. Посему при переходе на лицензионный договор задачей номер один стала необходимость соблюдения письменной формы договора так, чтобы 80 % клиентов, не относящихся к крупным плательщикам, разницу не почувствовали, но сделка осталась бы при этом легитимной. Прежде всего, с точки зрения налогового законодательства в вопросе отнесения таких затрат на расходы и освобождения уплаченного роялти от НДС.
Согласно ст. 8 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон) базы данных относятся к объектам авторского права. Исходя из положений п. 1 ст. 31 Закона, обладатель исключительных имущественных прав на базу данных может полностью передать свои имущественные права на нее (здесь речь идет об авторском договоре, опосредующем передачу исключительных имущественных прав интеллектуальной собственности) или предоставить базу данных в использование на основании п. 1 ст. 32 Закона. Во втором случае мы имеем дело с лицензионным договором (двух- и многосторонней сделкой) и лицензией (односторонней сделкой).
В соответствии со ст. 1108 Гражданского кодекса лицензия представляет собой письменное полномочие (разрешение) лицензиара на использование лицензиатом в определенной ограниченной сфере объекта права интеллектуальной собственности. Поскольку лицензия является разрешением лицензиара, которое предоставляется лицензиату, то оно должно быть выдано и подписано как разрешение в одностороннем порядке. Лицензия на использование объекта права интеллектуальной собственности может быть оформлена как отдельный документ или быть составной частью лицензионного договора. Использовать можно и то, и другое. Решение принимается в зависимости от категории клиента, и часто - от цены сделки.
По своей правовой природе лицензия - это оферта, акцептом которой является не подписание ее другой стороной, а выполнение какого-либо действия, подтверждающего, что лицензия принята.
По сути, лицензия - это договор присоединения в понимании ст. 634 Гражданского кодекса. Условия такого договора могут быть установлены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах, который может быть заключен лишь путем присоединения второй стороны к предложенному договору в целом. Вторая сторона не может предложить свои условия договора. Этот вывод подтверждается п. 47 постановления Пленума Высшего хозяйственного суда Украины № 12 от 17.10.2012 года "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной собственности".
По своей правовой природе лицензия - это оферта, акцептом которой является не подписание ее другой стороной, а выполнение какого-либо действия, подтверждающего, что лицензия принята.
В случае с нашим сайтом принятием лицензии является активация доступа к базе данных в рабочем кабинете пользователя, прошедшего предварительную регистрацию на сайте. Активация происходит только после оплаты счета, который любой зарегистрировавшийся клиент может себе сформировать сам на сайте, выбрав себе необходимый вид и объем доступа (вид лицензии). И самое главное - в момент активации, согласно условиям лицензии, клиент получает акт предоставления неисключительной лицензии на использование фрагмента базы данных резюме.
Чтобы у контролирующего органа не возникло вопроса о правомерности использования лицензии, а главное (!) об обоснованности отнесения приобретения лицензии на расходы, лицензия вместе с оригиналом счета и акта выгружается бухгалтерией из 1C, подписывается в одностороннем порядке уполномоченным представителем лицензиара и направляется клиентом в пакете со всеми бухгалтерскими документами.
Используем лицензию в хозяйственной деятельности
Компания, которая приобрела лицензию с целью отнесения ее на затраты, должна, конечно, обосновать такую покупку необходимостью ее использования и связью со своей хозяйственной деятельностью. Для этого лицензиат должен получить от лицензиара акт приема-передачи лицензии / лицензионных прав.
Но налоговые органы уверены, что такого акта недостаточно. И их в этом мнении поддерживают суды. Согласно постановлению Высшего административного суда Украины от 27 января 2009 года по делу № К-6880/07 "... роялти предполагает реальное использование любого авторского права…". И как указал ВАСУ, наличие в материалах дела только актов выполнения взаимных обязательств (то есть актов, подтверждающих передачу прав с одной стороны, и оплату - с другой) недостаточно для подтверждения факта осуществления хозяйственных операций с использованием прав по договору.
То есть судебная практика подтверждает, что в рамках отношений, опосредующих передачу прав на использование объектов интеллектуальной собственности, за которые уплачивается роялти, наличие только актов о передаче таких прав является недостаточным для подтверждения использования объектов интеллектуальной собственности, в частности, базы данных резюме, которая находится на сайте.
Нужно убедить проверяющих в том, что объект интеллектуальной собственности действительно использовался. Притом использовался именно так, как это описано в условиях лицензии. Если условия лицензии предусматривают просмотр, компиляцию и скачивание данных определенным способом, то именно так и должно было происходить использование данных из базы.
Если использовать опыт HeadHunter Украина, стоит отметить, что поскольку лицензия предусматривает возможность просмотра резюме, группирования их в различные портфели, получение откликов на вакансии, то такое использование подтверждается отчетом об использовании базы данных, который формируется программным обеспечением сайта. Такой отчет дает подробную и полную информацию об использовании базы данных по лицам, датам и способам использования, с учетом положений ст. 15 Закона.
Освобождаемся от налогов также правильно
Ну и напоследок хочется отметить, что передача прав на использование базы данных как объекта авторского права дает основание освободить эту операцию от НДС. Это всем понятно - об этом прямо говорит п. 196.1.6 Налогового кодекса, согласно которому роялти не являются объектом НДС.
Однако, для того чтобы правильно и безопасно использовать данную норму, не рискуя получить доначисления налоговых обязательств, в договорах о передаче прав, будь то лицензия либо лицензионный договор, нужно четко указать объем прав и способы использования объекта, обозначив, что ли?ензия является неисключительной, то есть может быть предоставлена не только одному лицензиату, и не дает последнему права ее отчуждения третьим лицам. Потому что, в отличие от лояльного законодательства об интеллектуальной собственности, Налоговый кодекс под понятием "роялти" понимает далеко не любой платеж, полагающийся за любое использование объекта интеллектуальной собственности.
Согласно п. 14.1.225 НКУ не считаются роялти платежи за получение объектов собственности во владение или распоряжение либо собственность лица или, если условия пользования такими объектами интеллектуальной собственности предоставляют право пользователю продать или осуществить отчуждение другим способом такого объекта собственности или обнародовать (разгласить) секретные чертежи, модели, формулы, процессы, права на информацию относительно промышленного, коммерческого или научного опыта(ноу-хау), за исключением случаев, когда такое обнародование (разглашение) является обязательным согласно законодательству Украины.
Таким образом, передача исключительных прав на тот или иной объект интеллектуальной собственности с правом последующего отчуждения таких прав любым способом (передача сублицензии), равно как и опубликование/обнародование объекта, не является тем роялти, о котором идет речь в Налоговом кодексе. И как результат - становится объектом НДС.
Анна Воеводина,
руководитель юридического департамента
компании "HeadHunter Украина"