Незареєстрована ТМ (знак товарів/послуг) можуть бути зазначені на вивісці

Коментар до Ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду

від 06.07.2017 р. Справа №820/1609/17

ТМ та її реєстрація

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ч. 1 ст. 492 ЦКУ).

За приписами вже ст. 494 ЦКУ набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується Свідоцтвом.

Де та як можна зареєструвати торговельну марку (ТМ)?

 Як не дивно, але у разі, коли підприємство чи ФОП вирішать зареєструвати ТМ, то вони не знайдуть ані порядку реєстрації, ані форми реєстраційної заявки, ні державний орган, який таку реєстрацію повинен вчинити.

Адже, відповідно до Закону №3689 правова охорона шляхом державної реєстрації надається не ТМ, а знаку для товарів і послуг (надалі — Знак). Право на одержання свідоцтва має будь-яка фізична або юридична особа, об`єднання осіб або їх правонаступники. 

Під таким Знаком Закон №3689 розуміє позначення, яке вирізняє товари та послуги одних осіб серед таких самих або споріднених з ними товарів і послуг інших осіб. Об'єктом Знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Свідоцтвом засвідчується право власності саме на Знак (а не на ТМ — як про це сказано у ст. 494 ЦКУ).  

Увага! Свідоцтво України на Знак, який є офіційним охоронним документом, на сьогодні видається вже не Державною службою інтелектуальної власності України (далі – ДСІВ), а Мінекономіки*. Інформацію про наявність Свідоцтва та обсяг прав, які ним охороняються,  можна дізнатись з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі – Реєстр) за посиланням.

Втім, як бачимо, різниця між самими термінами “ТМ” та “Знак” незначна. Тому, госпсуб'єкти та фізособи, які мають право власності на Знак, можуть у договорах та інших документах, на веб-порталах, в соцмережах тощо використовувати термін “Торговельна марка” на рівні із терміном “Знак для товарів і послуг” із зазначенням про  державну реєстрацію з посиланням на реквізити Свідоцтва (номер, дата).

Право власності на "Знак" або "ТМ"

Бажання зареєструвати ТМ або Знак реалізується шляхом подання заявки про реєстрацію, яка стосується лише одного Знака та має містити також:

• зображення знака, який заявляється;
• перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за Міжнародною класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП)**.

Як правило, Міжнародна  класифікацією товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП) й визначає цілі використання зареєстрованого Знака. Наприклад, зареєстрований Знак вирішено використовувати для публікації рекламних текстів, розміщення реклами в Інтернеті, на рекламних носіях тощо. Для цього заявник обирає клас 35 МКТП, про що вказує в заявці.

Увага! Права, які випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки  (ч. 1 ст. 16 Закону 3689). А це означає, що факт подання заявки надає право вже використовувати “Знак” або “ТМ”  його власнику (майбутньому власнику) шляхом:

• нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бірку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знаку з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
• застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;
• застосування його в діловій документації, в рекламі та в мережі Інтернет. 

Проблема, яку розглядав адміністративний суд

Справа, яка розглядалась в суді, торкнулась відносин реклами, адже ФОП не лише подав заявку на реєстрацію Знака, а використав його у вивісці на зовнішній частині будинку біля входу в орендоване ним приміщення. Зміст Знака, як показує судове рішення, включав напис/позначення, який у перекладі означає “мода, дизайн”.

Як ми зазначили вище, право на використання Знака надає вже сам факт подачі заявки на його реєстрацію. Але його реєстрація ще не була підтверджена, тож, говорити про реєстрацію ТМ теж було ще недоречно (свідоцтва у ФОП ще не було). Тому виникла проблема: а чи не розміщена така вивіска як рекламна інформація, проте без жодних дозволів органу  місцевого самоврядування на її розміщення на зовнішній частині будівлі (міської ради відповідно до затверджених Правил розміщення зовнішньої реклами на території міста)?

По суті, питання слушне. Адже, реклама — це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Проте розміщення інформації про виробника товару та/або товар у місцях, де цей товар реалізується чи надається споживачеві, у тому числі на елементах обладнання та/або оформлення місць торгівлі, а також безпосередньо на самому товарі та/або його упаковці, не вважається рекламою (ч. 7 ст. 8 Закону «Про рекламу»).

Втім, на щастя ФОП, ситуація для нього вирішилася ще простіше. Адміністративний суд дійшов до висновку, що розміщення вивіски за адресою орендованого ФОП приміщення, на яких зображується виключно знаки для товарів і послуг ФОП (навіть, за умови, що самі Знаки на той момент ще перебували на реєстрації), не є рекламою, а отже не потребують  отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.